CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY
Professor Michael Blakeney
Queen Mary Intellectual Property Research Institute
University of London
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Giáo sư Michael Blakeney
Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary
Đại học London
Provided and translated by
the EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II)
Tài liệu này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II)
dịch và cung cấp
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
2
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp
Bài 6: Bí mật thương mại
1. Giới thiệu
Mặc dù đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế cần bộc lộ đầy đủ thông tin để sáng
chế có thể vận hành được (ví dụ: làm việc được), vẫn còn một số lượng đáng kể các bí
quyết thương mại cần thiết để chuyển một sáng chế được bảo hộ thành có khả năng khai
thác thương mại thực sự. Như vậy, việc thương mại hoá một sáng chế thông qua một
doanh nghiệp sản xuất thường liên quan đến các công việc sau: (i) Nghiên cứu tiền đầu tư,
kể cả việc chuẩn bị nghiên cứu khả thi và báo cáo dự án; (ii) Công việc kỹ thuật kể cả
việc chuẩn bị mô tả máy móc, thiết kế nhà máy và bố trí phân xưởng; (iii) Lựa chọn thiết
bị, xây dựng nhà máy, lắp đặt máy móc, thiết bị và khởi động nhà máy; (iv) mua công
nghệ sản xuất; và (v) hỗ trợ kỹ thuật sau giai đoạn lắp đặt, kể cả các chương trình đào tạo
và hỗ trợ quản lý. Tuy nhiên, khác với sáng chế, không tồn tại hệ thống đăng ký bí quyết
kỹ thuật (know how), chúng chỉ được bảo hộ khi được xem là bí mật hoặc nếu có hạn chế
đối với việc phổ biến thông tin.
Trường hợp đối với hợp đồng lao động của người làm thuê, hầu hết các hệ thống theo
thông luật (common law) đều có điều khoản hợp đồng cấm người làm công tiết lộ thông
tin vốn được coi là thuộc sở hữu của chủ thuê lao động. Thông tin này bao gồm phần lớn
các thông tin liên quan đến việc thương mại hóa tài sản trí tuệ liệt kê trên đây, như thiết
kế nhà máy và thiết bị, phương pháp sản xuất và danh sách khách hàng. Điều khoản hợp
đồng này chỉ áp dụng đối với người làm thuê. Để ngăn chặn bên thứ ba thực hiện các
hành vi sai trái về mua và sử dụng các bí mật thương mại của người khác, toà án có quyền
áp dụng các chế tài công bằng và bắt bên thứ ba bồi thường thiệt hại đối với các .
Ví dụ:
Một ví dụ cổ điển về một bí quyết thương mại có giá trị là công thức sản xuất Coca-Cola,
một loại nước uống có từ 1866.
Công ty Coca-Cola dựa vào hệ thống an ninh và truy tố, xét xử để bảo vệ sáng chế của
họ. Ví dụ, bí mật thương mại được cất giữ trong hầm két nhà băng tại Atlanta, Hoa Kỳ, và
chỉ được mở bởi Hội đồng giải quyết tranh chấp.
Việc lựa chọn đối tượng này để cấp bằng sáng chế sẽ là mạo hiểm. Nếu người bất kỳ đó
độc lập tạo ra một sáng chế thì người đó không xâm phạm quyền đối với sáng chế gốc.
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
3
Ngoài ra, nếu người khác có thể sử dụng kỹ thuật phân tích ngược đối với sáng chế đó để
có được thông tin bí mật, họ có thể bộc lộ thông tin đó cho công chúng, triệt tiêu lợi thế
thương mại của bí mật đó. Trong các trường hợp như vậy, đăng ký sáng chế có thể là sự
lựa chọn cần thiết.
2. Nghĩa vụ giữ bí mật theo hợp đồng
Trong các giao dịch sở hữu trí tuệ ví dụ như li-xăng công nghệ (chuyển giao quyền sử
dụng công nghệ), thông tin nhạy cảm có thể cần phải được bộc lộ khiến cho bên kia có thể
quyết định có tham gia hợp đồng li-xăng hay không. Trong các tình huống này, thông
thường các bên yêu cầu đưa vào nội dung hợp đồng điều khoản về bộc lộ thay vì chỉ đơn
giản dựa vào pháp luật chung về vi phạm cam kết giữ bí mật.
Loại hợp đồng sở khởi này sẽ là Hợp đồng “giữ bí mật” hoặc hợp đồng “không tiết lộ”,
theo đó bên nhận thông tin cam kết sẽ không sử dụng, tiết lộ, sao chép hoặc bằng cách
khác xử lý thông tin được cung cấp mà không được phép của người có thông tin đó.
Thông thường hợp đồng bao gồm điều khoản yêu cầu hoàn trả, trong một thời hạn nhất
định, các bản sao tài liệu dạng giấy chứa thông tin đó; hoặc yêu cầu hoàn trả tài liệu nếu
không một hợp đồng nào được ký kết giữa các bên.
Một tình huống thường gặp khác, trong đó có quy định các nghĩa vụ giữ bí mật theo hợp
đồng, là hợp đồng tuyển dụng người lao động. Thông thường, khi những người làm công
sẽ phải xử lý các thông tin thương mại có giá trị và nhạy cảm, , các điều khoản về bộc lộ
và sử dụng thông tin bởi người lao động sẽ được đưa vào hợp đồng tuyển dụng lao động.
3. Luật Bí mật thương mại của Hoa Kỳ
Trước hết, có một hành vi gây thiệt hại ở Hoa Kỳ được gọi là “sự chiếm đoạt/biển thủ
một bí mật thương mại”. Điều này đòi hỏi thông tin phải là một “bí mật thương mại”, , ví
dụ như bí mật sử dụng trong kinh doanh, đó thực sự là bí mật (chưa được công chúng biết
đến) và bí mật đó sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho người nắm giữ nó. Ngoài ra, còn có yêu
cầu rằng bí mật thương mại bị chiếm đoạt/biển thủ, ví dụ, bí mật đó có được theo cách
không theothông lệ hoặc vi phạm nguyên tắc bí mật hoặc biết được một số yếu tố nhất
định.
Hành vi chiếm đoạt trái phép bí mật thương mại được pháp điển hóa thành luật tại nhiều
Bang của Hoa Kỳ. Pháp luật về bí mật thương mại tại các Bang này được mô hình hoá
trong Đạo luật thống nhất về Bí mật thương mại, mặc dù tồn tại một số khác biệt trong dự
thảo luật của các Bang.
Pháp luật của nhiều bang cũng có quy định riêng biệt về tội hình sự đối với hành vi bộc lộ
trái phép bí mật thương mại (ví dụ, Bộ luật hình sự của Bang California, Điều 499c).
Cũng có cả pháp luật liên bang liên quan đến vấn đề này. Hành vi lấy cắp có chủ ý các bí
mật thương mại “liên quan đến hoặc nằm trong một sản phẩm được sản xuất hoặc lưu
thông trong thương mại giữa các bang hoặc ngoại thương” có thể vi phạm Đạo luật Tình
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
4
báo kinh tế 1996 18 USC Điều 1831 – 1839. Luật này quy định mức phạt rất lớn (ví dụ,
đối với các công ty mức phạt đến 5 triệu đôla Mỹ), và có khả năng phạt tù đối với hành vi
lấy cắp bí mật thương mại.
4. Bảo hộ theo Hiệp định TRIPS (Điều 39)
(a) Giới thiệu
Việc bảo hộ một số loại thông tin bí mật nhất định quy định tại Điều 39 cho thấy lần đầu
tiên loại thông tin đó được chính thức bảo hộ trong một điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ
vượt ra ngoài nghĩa vụ chung quy định tại Điều 10bis của Công ước Paris, theo đó khẳng
định việc bảo hộ có hiệu quả chống cạnh tranh không lành mạnh cho các công dân các
nước thành viên Liên minh Paris. Cấu trúc của Điều 39 là khoản 1 quy định việc bảo hộ
chung đối với thông tin bí mật nêu tại khoản 2 và khoản 4 quy định đối với việc bảo hộ
dữ liệu thử nghiệm không được tiết lộ được nộp cho các cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt của Chính phủ.
(b) Thông tin bí mật và cạnh tranh không lành mạnh
Điều 39.1 quy định rằng “Để bảo đảm sự bảo hộ hiệu quả chống cạnh tranh không lành
mạnh theo quy định tại Điều 10bis, Công ước Paris (1967), các Thành viên phải bảo hộ
thông tin bí mật” theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 39. Khoản 2 quy định loại thông tin
bí mật nói chung được bảo hộ tại các nước theo hệ thống thông luật (common law)luật
bao gồm các án lệ chứ không phải là luật thành văn(statute law). Điều 10bis không đề cập
đến việc bảo hộ thông tin bí mật như là một khía cạnh của cạnh tranh không lành mạnh.
Điều 10bis (2) định nghĩahành vi cạnh tranh không lành mạnh là “hành vi cạnh tranh bất
kỳ trái với với tập quán trung thực trong công nghiệp và thương mại”. Điều 10bis (3) liệt
kê ba hành vi cụ thể bị cấm. Trong đó, hai hành vi đầu liên quan đến các hành vi không
lành mạnh hoặc các quy kết chống lại đối thủ cạnh tranh và hành vi thứ ba liên quan đến
việc gây nhầm lẫn cho công chúng về các thông tin liên quan đến hàng hoá sẽ cung cấp
cho họ. Điều 10bis là một tình huống mới liên quan đến việc bảo hộ thông tin bí mật, bởi
lẽ ít nhất là trong bối cảnh của thông luật, không có quy định nào đòi hỏi các bên tranh
chấp phải tham gia mối quan hệ cạnh tranh và cũng không có gợi ý nào trong Điều này,
hoặc trong các tài liệu bình luận chính thức về Điều 10bis áp dụng cho thông tin bí mật.
Phần lớn hệ thống xét xử theo thông luật phản đối việc xây dựng một chế tài chung liên
quan đến cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, chế tài đối với một số hành vi cạnh
tranh không lành mạnh như mạo nhận, dối trá, lừa đảo gây tổn hại đã được thiết lập nhằm
bảo vệ uy tín của các thương gia. Hành vi vi phạm nguyên tắc bí mật chưa bao giờ được
coi là một dạng của cạnh tranh không lành mạnh, nhưng điều này có thể được giải thích
như là một phương tiện để sử dụng Công ước Paris nhằm đưa hành vi này vào trong
khuôn khổ Hiệp định TRIPS chống lại sự phản đối của các nước cho rằng vấn đề này nằm
ngoài phạm vi của luật sở hữu trí tuệ truyền thống.
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
5
Một số quy định của Điều 10bis được đưa vào khoản 2 Điều 39 của Hiệp định TRIPS
thông qua việc cho phép “thể nhân và pháp nhân” được quyền ngăn chặn việc bộc lộ
thông tin bí mật “do họ kiểm soát một cách hợp pháp” và “không được sự đồng ý của họ
theo cách trái với tập quán thương mại trung thực”. Phần chú thích cho khoản này định
nghĩa cụm từ “hành vi trái với tập quán thương mại trung thực” là “tối thiểu là các hành vi
như vi phạm hợp đồng, vi phạm bí mật và xúi dục vi phạm, và bao gồm việc thu thập
thông tin không được tiết lộ từcác bên thứ ba vốn đã biết hoặc vô cùng vô lý khi không
biết rằng các hành vi đó đó liên quan đến việc thu thập thông tin đó.
(c) Bảo hộ thông tin bí mật có sở hữu
Điều 39.2 quy định việc bảo hộ thông tin: (a) có tính chất bí mật, trong một tổng thể hoặc
trong sự sắp xếp chính xác và tập hợp các bộ phận cấu thành nó, không được biết đến
hoặc không dễ dàng tiếp cận được thông tin đó dưới dạng thông tin toàn bộ, tức là dưới
dạng ghép nối theo trật tự chính xác mọi chi tiết của thông tin đó ; (b) có giá trị thương
mại vì có tính chất bí mật; và (c) được người kiểm soát hợp pháp thông tin đó giữ bí mật
bằng những biện pháp phù hợp thực tế.
Tính chất bí mật
Theo quy tắc thông thường, để được bảo hộ, thông tin phải có tính chất bí mật và không
được công chúng biết đến, ví dụ, thông qua việc công bố trong bản mô tả sáng chế. Ví dụ,
để quyết định liệu một người làm công có thể dựa vào vào kiến thức có được của mình
trong thời gian làm việc cho chủ thuê lao động không, thì Bản tái tuyên bố đầu tiên về các
hành vi vi phạm của Hoa Kỳ áp dụng các tiêu chuẩn sau đây, trong đó có một số tiêu
chuẩn được liệt kê tại Điều 39.2.
(1) Phạm vi thông tin được biết đến nằm ngoài phạm vi kinh doanh (của chủ doanh
nghiệp/cơ sở kinh doanh; (2) Phạm vi thông tin được biết đến bởi những người làm công
và những người khác trong doanh nghiệp; (3) Phạm vi các biện pháp được người đó áp
dụng nhằm bảo vệ bí mật thông tin; (4) giá trị của thông tin đối với chủ doanh nghiệp và
đối với các đối thủ cạnh tranh; (5) Mức độ nỗ lực và số tiền mà doanh nghiệp đã chi để
tạo ra thông tin; (6) Thuận lợi hoặc khó khăn mà nhờ đó thông tin có thể dễ dàng thu thập
hoặc nhân bản thông tin bởi người khác.
Điều 39.2 quy định khả năng thông tin có thể được xem là bí mật khi thành tố của nó
được công chúng biết đến, nhưng bí quyết (know how) hoặc phương pháp kết hợp và tổng
hợp các chi tiết đó được giữ bí mật.
Nghĩa vụ giữ bí mật
Để thành công trong vụ kiện chống lại hành vi vi phạm bí mật, không chỉ thông tin liên có
quan phải không được công chúng biết đến, nhưng cũng phải được truyền đi trong hoàn
cảnh áp dụng nghĩa vụ giữ bí mật. Trong vụ tranh chấp Coco với A.N. Clark (1969) RPC
41, phán quyết dẫn đầu của người Anh, Megarry J. đề ra một thử nghiệm mục tiêu trong