Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 33
Trả lời Vấn đề này có thể được điều chỉnh bởi pháp luật về quảng cáo so sánh,
theo đó có thể đòi hỏi rằng việc so sánh là được phép với điều kiện phải
hợp lý. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng việc sử dụng nhãn hiệu của
đối thủ cạnh tranh là không nhằm mục đích của nhãn hiệu để chỉ dẫn
gốc, mà chỉ nhằm mục đích phân biệt hàng hóa thuộc sở hữu của thương
nhân với hàng hóa của đối thủ cạnh tranh.
Sử dụng một dấu hiệu cho hàng hóa hoặc dịch vụ
Để cấu thành hành vi xâm phạm quyền, dấu hiệu phải được sử dụng kèm với hàng hóa
hoặc dịch vụ. Các quy định về nhãn hiệu trong Hiệp định TRIPS cũng như Công ước
Paris đều không đưa ra định nghĩa “sử dụng”. Do đó, một nhãn hiệu không được sử
dụng theo ý nghĩa thích đáng trừ khi nó như một chỉ dẫn về nguồn gốc hàng hóa. Như
vậy, sử dụng trong quảng cáo so sánh hoặc nhằm mục đích biểu thị chất lượng sẽ
không phải là sử dụng nhãn hiệu. Thông thường, một nhãn hiệu sẽ được sử dụng gắn
với hàng hóa hoặc dịch vụ đã đăng ký. Điều này có thể thông qua việc gắn nhãn hiệu
lên hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa hoặc trong các tài liệu giao dịch thương mại,
như hóa đơn hoặc bảng giá. Trong một số hệ thống pháp luật, việc sử dụng nhãn hiệu
trong quảng cáo hoặc các hình thức xúc tiến khác sẽ là bằng chứng cho việc sử dụng,
tuy nhiên, cũng có thể yêu cầu rằng việc sử dụng phải đồng thời với việc cung cấp
hàng hóa trên thị trường để được coi là “trong quá trình thương mại”.
Câu hỏi tự đánh giá
Câu 12 Trong một quảng cáo, một thương nhân so sánh sản phẩm của mình với
sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Quảng cáo đó đề cập đến sản phẩm của
đối thủ cạnh tranh bằng cách mô phỏng bao bì kể cả nhãn hiệu gắn trên
sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Đây có phải là hành vi sử dụng xâm
phạm quyền hay không?
Trả lời. Luật nhãn hiệu không quy định việc sử dụng nhãn hiệu nhằm để chỉ
nguồn gốc hàng hóa của người kinh doanh. Việc sử dụng nhằm mục đích
so sánh thường không được coi là việc sử dụng nhãn hiệu.
Việc đăng ký trái phép tên miền Internet là nhãn hiệu đã đăng ký của người khác sẽ
không bị coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu đó cho hàng hóa hoặc dịch vụ, khi việc
đăng ký được thực hiện chỉ vì mục đích bán lại tên miền đó. Tất nhiên, hành vi này có
thể bị điều chỉnh bởi các quy định về tên miền được đăng ký.
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 34
Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đã đăng ký cho hàng hóa hoặc dịch vụ cùng
loại
Loại xâm phạm quyền này thường đòi hỏi toà án so sánh nhãn hiệu bị nghi ngờ xâm
phạm quyền với giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cấp cho chủ sở hữu và so sánh
hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu với nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn
hiệu đã được đăng ký.
Sử dụng dấu hiệu khi nhãn hiệu và hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự hoặc giống
nhau
Trong trường hợp khi có các nhãn hiệu tương tự cho cùng loại hàng hóa hoặc dịch vụ
hoặc khi hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự sử dụng các nhãn hiệu giống nhau thì nhất
định sẽ có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Thông thường, các thẩm định
về khả năng nhầm lẫn được sử dụng để đánh giá mức độ nhầm lẫn phục vụ mục đích
đăng ký. Do đó, như một quy tắc chung, hàng hóa là tương tự nếu khi được chào bán
dưới cùng một nhãn hiệu tương tự thì công chúng tiêu dùng có khả năng tin rằng hàng
hóa đó có cùng nguồn gốc. Cần xem xét mọi chi tiết gồm bản chất của hàng hóa, mục
đích sử dụng, các kênh thương mại phân phối hàng hóa, đặc biệt là nguồn gốc thông
thường của hàng hóa và các điểm bán lẻ thông thường.
Một khía cạnh khác là bản chất và thành phần của hàng hóa. Nếu phần lớn hàng hóa
được sản xuất từ cùng nguyên liệu thì chúng sẽ được coi là tương tự, thậm chí nếu
chúng được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Nguyên liệu thô và sản phẩm hoàn
thiện được sản xuất từ nguyên liệu thô thường là không giống nhau, tuy nhiên, chúng
lại không được bán ra thị trường bởi cùng một công ty.
Nhãn hiệu ít nhiều có thể giống nhau. Việc thẩm định để xem liệu chúng có tương tự
đến mức gây nhầm lẫn hay không. Một nhãn hiệu bị coi là tương tự đến mức gây
nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước đó nếu nó được sử dụng cho hàng hóa tương tự và
trùng với nhãn hiệu có trước đó đến mức mà người tiêu dùng có thể bị nhầm lẫn về
nguồn gốc của hàng hóa. Nếu người tiêu dùng bị nhầm lẫn, vai trò phân biệt của nhãn
hiệu không phát huy tác dụng và người tiêu dùng có thể không mua được sản phẩm
mong muốn. Điều này là không tốt đối với người tiêu dùng cũng như đối với chủ sở
hữu nhãn hiệu sẽ không bán được hàng hóa.
Việc thẩm định không cần thiết nhằm vào sự cố ý gây nhầm lẫn từ phía người xâm
phạm quyền cũng như nhầm lẫn trên thực tế. Khả năng gây nhầm lẫn mới là nội dung
cần thẩm định.
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 35
Vấn đề quan trọng nhất là người tiêu dùng không trực tiếp so sánh các nhãn hiệu;
nhìn chung, người tiêu dùng phải đối mặt với nhãn hiệu bị xâm phạm quyền trong cửa
hiệu mà không nhìn thấy sản phẩm mang nhãn hiệu mà người đó biết và nhớ chính
xác ít hay nhiều. Người đó sẽ nhầm lẫn giữa các sản phẩm được chào bán dưới nhãn
hiệu xâm phạm quyền và sản phẩm thật mà người đó thực sự muốn mua. Trong tình
huống này, cần phải lưu ý rằng người mua trung bình cũng chỉ có trí nhớ trung bình
và rằng việc người đó nghi ngờ nhãn hiệu đang gặp có phải là nhãn hiệu đã biết hay
không là đủ.
Do ngay từ ban đầu người tiêu dùng bình thường không thể nhận ra sự khác biệt giữa
các nhãn hiệu mà đã có thể nhận ra nếu người đó bỏ thời gian tìm hiểu nhãn hiệu, và
sản phẩm gắn với nhãn hiệu được chào bán một cách cẩn thận hơn nên ấn tượng đầu
tiên của người đó sẽ có tính quyết định. Điều này là đặc biệt đúng đối với các sản
phẩm tiêu dùng phổ biến được chào bán trong các cửa hàng tự phục vụ.
Ngoài ra, người tiêu dùng bình thường, trình độ văn hóa thấp và trẻ em thường dễ bị
nhẫm lẫn hơn. Người mua thiết bị, ôtô hoặc máy bay sành điệu và đắt tiền rõ ràng sẽ
cẩn thận hơn người tiêu dùng trong các cửa hàng tự phục vụ. Do đó, trong các lĩnh
vực này, các nhãn hiệu rất giống nhau sẽ cùng tồn tại, dễ có khả năng gây nhầm lẫn
nếu chúng được sử dụng cho những loại hàng hóa tiêu dùng phổ biến.
Khi thẩm định tính tương tự của các nhãn hiệu thì chúng cần được so sánh một cách
tổng thể và cần chú trọng hơn vào các yếu tố giống nhau có thể dẫn đến sự nhầm lẫn
mà không cần tập trung vào những khác biệt mà người tiêu dùng trung bình đã bỏ
qua. Mặc dù nguyên tắc cơ bản về so sánh nhãn hiệu này là tổng thể và không chia
các nhãn hiệu thành từng phần nhưng cấu trúc của các dấu hiệu là quan trọng. Các
tiền tố phổ biến thường quan trọng hơn các hậu tố; nếu hai dấu hiệu rất giống nhau
hoặc trùng lặp ở phần tiền tố, chúng có khả năng bị nhầm lẫn cao hơn là giống nhau ở
phần hậu tố. Các từ dài có các ký tự đầu tiên giống nhau hoặc trùng lặp có nhiều khả
năng bị nhầm lẫn hơn là các từ ngắn với ký tự đầu khác nhau.
Các nhãn hiệu có tính phân biệt cao (các nhãn hiệu từ đặt hoặc ngẫu hứng) có khả
năng bị nhầm lẫn nhiều hơn là các nhãn hiệu mang nghĩa kết hợp liên quan đến hàng
hóa mà nhãn hiệu được đăng ký.
Sự nhầm lẫn có thể phát sinh từ sự tương tự trong cách viết, cách phát âm và ý nghĩa
của dấu hiệu, và sự tương tự ở một trong số các nội dung này cũng đủ để cấu thành
hành vi xâm phạm quyền nếu nó gây nhầm lẫn cho công chúng.
Câu hỏi tự đánh giá
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 36
Câu 13 Những yếu tố nào được xem xét khi đánh giá nhãn hiệu SOLAROID
tương tự gây nhầm lẫn với POLAROID?
Trả lời. Sự tương tự trong thể hiện đồ họa của nhãn hiệu; tương tự trong cách
phát âm; tương tự về ý nghĩa và ý tưởng được truyền đạt bởi cả hai nhãn
hiệu; bản chất của hàng hóa mang nhãn hiệu; mục đích sử dụng nhãn
hiệu và các kênh thương mại phân phối hàng hóa.
Biện hộ cho hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được đăng ký
Người sử dụng nhãn hiệu đang bị chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký phản đối sẽ có thể
tránh được trách nhiệm pháp lý nếu người đó có thể đưa ra một trong số những lý lẽ
biện hộ sau:
• Hành vi bị khiếu kiện được thực hiện với sự đồng ý của chủ sở hữu;
• Đăng ký hết hiệu lực hoặc bị hủy bỏ;
• Bị đơn có quyền độc lập sử dụng nhãn hiệu;
• Bị đơn chỉ đơn thuần sử dụng tên riêng và địa chỉ riêng của mình;
• Bị đơn đang sử dụng các chỉ dẫn liên quan đến các đặc tính riêng của hàng hóa
hoặc dịch vụ của mình;
• Bị đơn đang thể hiện mục đích dự kiến của hàng hóa và dịch vụ;
• Các lý lẽ biện hộ khác.
Sự cho phép
Hầu hết các luật nhãn hiệu đều quy định rõ rằng các quyền độc quyền đối với nhãn
hiệu bị xâm phạm bằng việc sử dụng nhãn hiệu mà không được sự đồng ý của chủ sở
hữu nhãn hiệu. Việc thiếu sự đồng ý này phải được chủ sở hữu nhãn hiệu xác nhận.
Nếu bị đơn dựa vào một hợp đồng li-xăng cụ thể hoặc sự cho phép khác trong việc sử
dụng nhãn hiệu thì bị đơn có trách nhiệm chứng minh sự đồng ý của chủ sở hữu.
Xâm phạm hiệu lực của đăng ký
Sẽ là không phổ biến đối với một hành vi xâm phạm quyền của bị đơn nhằm tìm kiếm
sự hủy bỏ nhãn hiệu của nguyên đơn. Các căn cứ hủy bỏ được đề cập dưới đây.
Quyền sử dụng độc lập nhãn hiệu đã đăng ký
Hầu hết các luật nhãn hiệu đều giới hạn quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện
hành vi chống lại việc sử dụng nhãn hiệu có trước, thường là các nhãn hiệu đã và
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 37
đang được sử dụng trong vùng. Thông thường, phần lớn các luật nhãn hiệu đều yêu
cầu việc sử dụng này phải là liên tục. Ví dụ, một nhãn hiệu có thể đã và đang được sử
dụng trên cơ sở không đăng ký bởi một người trước chủ sở hữu có đăng ký. Lý lẽ
biện hộ này sẽ là quan trọng đối với nhãn hiệu được cấp bởi các liên minh sở hữu trí
tuệ khu vực, khi mà các trường hợp sử dụng đồng thời tại các nước khác nhau có thể
xảy ra.
Sử dụng tên riêng và địa chỉ riêng
Một nhãn hiệu đã được đăng ký thường sẽ không bị xâm phạm quyền đối với nó nếu
bị đơn sử dụng tên riêng và địa chỉ riêng của họ, với điều kiện việc sử dụng đó phù
hợp với các tập quán thương mại trung thực. Tên riêng của bị đơn sẽ là thứ mà thông
qua đó nó được người tiêu dùng biết đến. Ví dụ, chủ sở hữu nhãn hiệu MERCURY
COMMUNICATIONS cho các dịch vụ viễn thông có thế kiện MERCURY
INTERACTIVE sử dụng tên riêng của mình cho các dịch vụ tương tự khi chủ sở hữu
được khách hàng của mình biết đến là MERCURY.
Việc bị đơn sử dụng một cách trung thực nhãn hiệu của nguyên đơn có thể được xác
định dựa vào mục đích sử dụng, nghĩa là: xem xét hành vi nào trong thương mại có
thể được coi là hành vi sử dụng trung thực, hoặc dựa trên cơ sở mục đích, nếu thông
qua đó việc sử dụng được xem là trung thực.
Sử dụng các chỉ dẫn liên quan đến các đặc tính của hàng hóa hoặc dịch vụ
Hầu hết các luật nhãn hiệu đều quy định rằng một nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ
không bị xâm phạm quyền đối với nó thông qua việc sử dụng các chỉ dẫn liên quan
đến chủng loại, chất lượng, số lượng, mục đích dự kiến, giá trị, nguồn gốc, thời gian
sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ hoặc các đặc tính khác của hàng hóa hoặc
dịch vụ, với điều kiện việc sử dụng này phù hợp với các tập quán thương mại trung
thực. Các khó khăn phát sinh khi nhãn hiệu của người khác được sử dụng nhằm chỉ
các đặc tính so sánh về hàng hóa hoặc dịch vụ. Một hành vi sử dụng so sánh trung
thực về nhãn hiệu của người khác có thể không bị phản đối.
Mục đích dự kiến của hàng hóa hoặc dịch vụ
Một nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ không bị xâm phạm các quyền đối với nó trong
khi sử dụng để chỉ mục đích dự kiến của sản phẩm, như các linh kiện hoặc bộ phận
rời, miễn là việc sử dụng đó phù hợp với các tập quán thương mại trung thực.
Phim này phù hợp với máy ảnh KODAK