372
28. XUNG ĐỘT VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU THÔNG THƢỜNG MANG TÊN ĐỊA
DANH VỚI NHÃN HIỆU TẬP THỂ VÀ NHÃN HIỆU
CHỨNG NHẬN QUA NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
CONFLICTS IN PROTECTION OF COMMON MARKS BEARING GEOGRAPHICAL
NAMES, COLLECTIVE MARKS AND CERTIFICATION MARKS THROUGH
PRACTICE IN QUANG NGAI PROVINCE
Đoàn Đức Lƣơng1
Nguyễn Xuân Vĩnh2
TÓM TẮT: Bảo hộ nhãn hiệu mang tên địa danh bao gồm bảo hộ nhãn hiệu thông
thƣờng, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể rất cần thiết để phục vụ cộng đồng và
phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng. Phƣơng thức tiến hành bảo hộ nhãn hiệu, chủ
sở hữu nhãn hiệu đối với từng loại nhãn hiệu có sự khác nhau. Thực tiễn, có những nhãn
hiệu thông thƣờng mang tên địa danh đƣợc bảo hộ nhƣng khai thác không hiệu quả hoặc
không đƣợc khai thác nhƣng chủ thể khác thực hiện đăng ký bảo hộ đối với những sản phẩm
cùng nhóm lại không thể tiến hành bởi gây nhầm lẫn. Bài viết phân tích, đánh giá (1) Quy
định của pháp luật hiện hành Việt Nam về vấn đề này; (2) Nghiên cứu một số trƣờng trƣờng
hợp nhãn hiệu thông thƣờng mang tên địa danh nên khó khăn trong việc đăng ký bảo hộ
nhãn hiệu chứng nhận hoặc nhãn hiệu tập thể qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi.
Từ khóa: xung đột, nhãn hiệu thông thƣờng, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng
nhận, địa danh
ABSTRACT: Protecting trademarks bearing geographical names, including protection of
common marks, certification marks and collective marks, is essential to serve the
community and local socio-economic development. Methods of protection for each type of
mark and the owner of the mark for each type of mark are different. In practice, there are
common trademarks bearing protected geographical names that are exploited ineffectively
or not exploited at all while other subjects cannot register for protection for products of the
same group because of causing confusion. The article analyzes and evaluates (1) Provisions
of Vietnam's current law on this issue; (2) Studying the number of cases of common
1PGS.TS., Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế; Email: luongddh@hul.edu.vn
2 Email: vinh.dhh@gmail.com
373
trademarks bearing geographical names so that having difficulties in registration for
certification marks or collective marks protection through practice in Quang Ngai Province.
Keywords: Conflict, common marks, collective marks, certification marks, geographical
names.
1. Đặt vấn đề
Từ thực tế các địa phƣơng cho phép doanh nghiệp sử dụng tên địa danh để đăng ký bảo
hộ nhãn hiệu thông thƣờng. Sau khi đƣợc bảo hộ doanh nghiệp có thể không khai thác hoặc
có những doanh nghiệp bị phá sản nhƣng nhãn hiệu thông thƣờng vẫn còn thời hạn bảo hộ
hoặc hết hiệu lực bảo hộ chƣa quá 5 năm. Khi các chủ thể khác đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể mang tên địa danh đó thì bị từ chối bảo hộ vì gây nhầm lẫn.
Nhu cầu về bảo bộ nhãn hiệu mang tên địa danh đó (cùng nhóm) rất cần thiết để phục vụ
cộng đồng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề này Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa
đổi, bổ sung 2009 và 2019) chƣa có những quy định cụ thể. Trên thực tế, một số địa phƣơng
khi thực hiện lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận hoặc nhãn hiệu tập thể đã tiến
hành tra cứu thông tin trên hệ thống thƣ viện số về sở hữu công nghiệp3 cho thấy nhãn hiệu
đã đƣợc đăng ký bảo hộ nên không thể thực hiện đăng ký bảo hộ đối với những sản phẩm,
dịch vụ đó. Qua nghiên cứu một số trƣờng hợp ở tỉnh Quảng Ngãi nhƣ khảo sát lập hồ sơ
đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Lý Sơn” và tham vấn các chuyên gia cho thấy sự
trùng lặp vì vậy không thể thực hiện đƣợc. Tƣơng tự địa danh Sa Huỳnh đã đƣợc Công ty
Cổ phần du lịch Sa Huỳnh đăng ký nhãn hiệu “SA HUYNH TRAVEL JOINT-STOCK
COMPANY S H Travel A H, hình” cho nhóm dịch vụ 39: “Dịch vụ hƣớng dẫn khách du
lịch; vận chuyển hành khách; cho thuê xe; sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các
chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi”. Vì vậy, các chủ thể khác không thể đăng ký nhãn
hiệu chứng nhận “Du lịch Sa Huỳnh”. Từ đó dẫn tới trƣờng hợp Phòng Kinh tế hạ tầng của
hai huyện không thể đăng ký “Nhãn hiệu du lịch” mang tên Lý Sơn và Sa Huỳnh. Ngoài ra,
qua nghiên cứu, tác giả nêu một số giải pháp khắc phục xung đột trong bảo hộ nhãn hiệu
thông thƣờng và nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận mang tên địa danh nhằm phát
triển kinh tế xã hội địa phƣơng, phục vụ cộng đồng.
3 http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php
374
2. Khái quát bảo hộ nhãn hiệu thông thƣờng và nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng
nhận mang tên địa danh theo pháp luật hiện hành
2.1. Bảo hộ nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận
mang tên địa danh
Trƣớc đây, khi chƣa có Luật Sở hữu trí tuệ, nhiều doanh nghiệp thƣờng sử dụng tên địa
danh làm tên thƣơng mại cho doanh nghiệp của mình để sản xuất, kinh doanh các sản phẩm
đặc sản của địa phƣơng. Sau đó các doanh nghiệp lấy luôn tên thƣơng mại để bảo hộ nhãn
hiệu cho nhiều sản phẩm kể cả những sản phẩm không sản xuất kinh doanh. Thời hạn bảo
hộ lên đến 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.
Cá biệt, nhiều công ty đăng ký kinh doanh, hoạt động thực tế ở một vài lĩnh vực và lấy tên
thƣơng mại có chứa địa danh ở lĩnh vực đó. Nhƣng đến khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì lại
có hiện tƣợng “đầu cơ” đăng ký cho nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau. Vì vậy, gây
khó khăn cho việc thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký của Cục Sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, hiện
nay có rất nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu gửi về Cục Sở hữu trí tuệ, số lƣợng cán bộ thẩm
định còn hạn chế. Việc nắm bắt thông tin về tên địa danh, đặc biệt tên các xã, huyện còn
nhiều khó khăn.
Đối với nhãn hiệu mang tên địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý, Cục Sở
hữu trí tuệ chỉ chấp thuận bảo hộ cho nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Khi xây
dựng hồ sơ bảo hộ, cần có văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ƣơng cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý cho đặc sản địa
phƣơng để đăng ký nhãn hiệu.
2.2. Một số trường hợp xung đột nhãn hiệu thông thường với nhãn hiệu tập thể, nhãn
hiệu chứng nhận mang tên địa danh
Một là, những địa danh có danh tiếng ở các địa phương được nhiều chủ thể quan tâm
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Những địa danh có danh tiếng ở các địa phƣơng thông thƣờng gắn với những sản phẩm
hoặc dịch vụ cụ thể. Do vậy, nhiều chủ thể muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (thông thƣờng,
tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận). Để sử dụng và khai thác có hiệu quả nhãn hiệu mang tên
địa danh ở địa phƣơng thì cần đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu về khai thác giá trị của
nhãn hiệu đó mang lại sinh kế bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phƣơng.
375
Ở một số nơi, chính quyền có những chính sách quy hoạch phát triển tài sản trí tuệ mang
yếu tố địa danh rõ ràng làm cơ sở cho phép sử dụng tên địa danh hay không. Tuy nhiên, có
những giai đoạn chƣa có văn bản quy hoạch tài sản trí tuệ mang tên địa danh nên những
doanh nghiệp sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu. Mặt khác, một số trƣờng hợp
nhãn hiệu chứng nhận, đôi khi tên địa danh sẽ không đƣợc bảo hộ trong trƣờng hợp tên địa
danh đã đƣợc sử dụng quá phổ biến đến mức rộng rãi, mất đi đặc tính của nhãn hiệu là
không còn khả năng phân biệt. Lúc này tên địa danh trong nhãn hiệu đã trở thành một tên
gọi thông thƣờng, chẳng hạn bún bò Huế, bún chả Hà Nội, mì Quảng,... Khi ấy, nếu tên địa
danh đƣợc bảo hộ sẽ làm mất đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với
lợi ích công cộng. Trƣờng hợp nhãn hiệu “Bún bò Huế”, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên
Huế đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận bún bò Huế ngày 25/11/2016 và UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế đã có quyết định ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng
nhận Bún bò Huế” . Theo đó, về nguyên tắc, khi nhãn hiệu chứng nhận đã đƣợc chấp thuận
bảo hộ thì những cá nhân hay tổ chức nào có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu “bún bò Huế” hoặc
“Huế” cho sản phẩm bún bò thì sẽ cần phải xin phép chủ sở hữu nhãn hiệu4.
Hai là, nhãn hiệu mang tên địa danh không được sử dụng sau khi được bảo hộ
Mục đích của pháp luật nhãn hiệu là để chủ sở hữu đƣa sản phẩm hoặc dịch vụ mang
nhãn hiệu vào sử dụng, khai thác thƣơng mại chứ pháp luật về nhãn hiệu không phải là công
cụ để đầu cơ nhãn hiệu và càng không phải là chỉ để ghi nhận sự bảo hộ các nhãn hiệu đó
trong đăng bạ quốc gia nhƣng không thực hiện thành những hàng hóa, dịch vụ cụ thể đáp
ứng yêu cầu ngƣời tiêu dùng. Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định “Tổ chức, cá nhân có thể yêu
cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: Theo yêu cầu của người khác trong
trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu không còn tồn tại và cũng không có người kế thừa hợp
pháp hoặc không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong 05 năm liên tục”.
Quy định này nhằm mục đích để cho nhãn hiệu thực sự “đi vào cuộc sống” chứ không
chỉ nằm trên danh bạ. Việc sử dụng nhãn hiệu mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa
phƣơng, đặc biệt những nhãn hiệu mang tên địa danh phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế
để giữ nhãn hiệu, chủ sở hữu tìm những biện pháp để biện minh có “sử dụng” trong thời hạn
05 năm nhƣ chủ nhãn hiệu có thể chỉ cần đăng một vài mẫu quảng cáo trên các phƣơng tiện
4 Quyết định 1623/QĐ- UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định ban hành
“Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế” .
376
truyền thông, gắn một sản phẩm nhƣng không sản xuất thực sự cũng có thể chống lại thành
công yêu cầu chấm dứt hiệu lực trong khi trên thực tế nhãn hiệu này không đƣợc thực sự sử
dụng để khai thác nhãn hiệu. Thế nào là “sử dụng” nhãn hiệu, theo quy định tại khoản 5
điều 124 Luật SHTT. Khái niệm “sử dụng” nhãn hiệu chƣa đủ rõ dẫn đến làm gia tăng hiện
tƣợng đầu cơ nhãn hiệu và gia tăng hiện tƣợng sử dụng giả cách (token use)5 .
Về vấn đề này, pháp luật các nƣớc quy định rõ ràng hơn, chẳng hạn nhƣ pháp luật nhãn
hiệu Cộng đồng chung Châu Âu quy định nếu trong vòng 05 năm kể từ ngày đăng ký, chủ
sở hữu nhãn hiệu không đem nhãn hiệu cộng đồng vào sử dụng thực sự (genuine use) ở
Cộng đồng chung Châu Âu cho hàng hóa/dịch vụ đã đăng ký, hoặc việc sử dụng này đã bị
đình chỉ trong khoảng thời gian liên tục 05 năm thì nhãn hiệu cộng đồng đó phải bị chấm
dứt hiệu lực, trừ khi có lý do chính đáng biện hộ cho việc không sử dụng. Sử dụng nhãn
hiệu cộng đồng ở hình thức khác về chi tiết mà không làm thay đổi đặc tính phân biệt của
nhãn hiệu ở trạng thái đã đăng ký cũng đƣợc coi là sử dụng nhãn hiệu6.
Ba là, nhãn hiệu mang tên địa danh sau khi được bảo hộ được sử dụng nhưng chủ sở
hữu đồng thuận cho chủ thể khác đăng ký bảo hộ vì lợi ích cộng đồng.
Đồng thuận trong sử dụng và khai thác tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu đối với những
sản phẩm hoặc dịch vụ cũng là giải pháp mang lại hiệu quả và hạn chế tranh chấp. Trƣờng
hợp chủ sở hữu nhãn hiệu thông thƣờng (thƣờng là các doanh nghiệp) khi sử dụng tên địa
danh để đăng ký bảo hộ cho các nhóm sản phẩm, dịch vụ kéo theo các chủ thể khác không
thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận phục vụ phát triển kinh tế xã
hội đƣợc. Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành chƣa có dự liệu về trƣờng hợp này, vì thế theo
chúng tôi nếu chủ sở hữu nhãn hiệu thông thƣờng đồng thuận cho chủ thể khác (thƣờng là
chính quyền địa phƣơng) đăng ký bảo hộ trùng tên địa danh trong cùng nhóm sản phẩm,
dịch vụ cũng cần đƣợc luật hóa làm cơ sở đăng ký xác lập quyền. Tuy nhiên khi bảo hộ,
5 Theo Luật sƣ Lê Quang Vinh - Bross & Partners: Sử dụng nhãn hiệu giả cách đƣợc chúng tôi tạm dịch từ quan niệm
“token use” đƣợc sử dụng phổ biến trong khoa học pháp lý về nhãn hiệu, theo đó quan niệm này đề cập đến việc sử
dụng nhãn hiệu mà thuần túy chỉ để bảo lƣu quyền đã đăng ký đối với nhãn hiệu đó, trái với lợi ích hoặc mong đợi thực
sự là bán hàng. Ví dụ nhà sản xuất chỉ thỉnh thoảng chở một vài kiện hàng mang nhãn hiệu, nhƣng không có ý định cụ
thể rằng nhãn hiệu sẽ chỉ dẫn đến một nguồn gốc của hàng hóa. Xem thêm: http://marklaw.com/index.php/trademark-
terms-t/314-token-use
6 Lê Quang Vinh - Bross & Partners, Bốn bất cập của chế định nhãn hiệu trong Luật sở hữu trí tuệ hiện hành và đề xuất
sửa đổi, bổ sung. Tham luận Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật SHTT do Cục SHTT tổ chức, 19/05/2017.
http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/4-bat-cap-cua-che-dinh-nhan-hieu-trong--Luat-so-huu-tri-tue-hien-hanh-va-
de-xuat-sua-doi-bo-sung, cập nhật 22-02-2021.